Адвокати АО «Інтайтл» отримали позитивний результат для Клієнта ТОВ «Органосін ЛТД» у справі №910/11573/18 за поданим в його інтересах позовом до Компанії Мові Хелс ГМБХ, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним патенту України від 12 жовтня 2015 року № 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату», зобов’язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі.
Позовні вимоги мотивовані тим, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, встановленим ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме: критерію «новизна».
Справа неодноразово розглядалася господарськими судами всіх інстанцій і 08 червня 2021 року Північний апеляційний господарський суд, ретельно дослідивши наявні у справі діаметрально протилежні висновки судових експертів, залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва від 22.10.2020 р. у даній справі, яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі, остаточно визначившись з критеріями оцінки відсутності новизни корисної моделі.
Так, відповідно до приписів ч.1 ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у редакції від 05.12.2012р., що діяла на дату подання заявки) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону.
Згідно з приписами ст.7 зазначеного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197 (надалі – Правила розгляду заявки).
Відповідно до висновків, викладених у Постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25 лютого 2020 року у цій справі, питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих Правил.
Обґрунтовуючи відсутність новизни корисної моделі, позивач вказував на те, що станом на дату подання заявки на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» – 15.04.2015р. – в Україні вже були зареєстровані лікарські засоби з композицією діючих речовин хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату, а саме «Протекон» (реєстраційне посвідчення №UА/ 3347/01/01 від 29.06.2005) та «Остеаль» (реєстраційне посвідчення №UА/8488/01/01 від 23.09.2013), склад яких повністю відповідає єдиному незалежному пункту формули (п.1) заявленої корисної моделі за патентом №UA 101993.
Відповідач заперечував проти позову, зауважуючи, що жодне з джерел інформації, які на думку позивача свідчать про те, що фармацевтична композиція за патентом на корисну модель була відома до дати подання заявки на отримання патенту, не є повністю ідентичними до формули корисної моделі за патентом України №101993.
За результатами дослідження відомостей з кожного окремо взятого лікарського засобу «Протекон» та «Остеаль», ознак технічного рішення за патентом України на корисну модель №101993, яке охарактеризоване у незалежному пункті формули зазначеної корисної моделі, судовий експерт Петренко С.О. у висновку №10-01 від 30.07.2018 встановив, що кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України №101993 була відома з лікарського засобу «Протекон» та з лікарського засобу «Остеаль» до 15.04.2015, відтак корисна модель за патентом №UA 101993 не відповідає умові патентоздатності «новизна».
Згідно висновку експерта №073/19 від 22.05.2019 експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. дійшли висновку, що відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до 15.04.2015 – дати подання заявки № u201503521 не спростовують новизну корисної моделі за патентом України №UA101993.
Здійснивши порівняння сукупності суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №101993 від 12.10.2015 з ознаками об’єктів, відомості про які виявлено в матеріалах справи і які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на корисну модель, експерти встановили, що лікарські засоби «Протекон» та «Остеаль» не містять всю сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України №101993 від 12.10.2015.
Разом з тим, виходячи з положень Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства науки та освіти України N22 від 22.01.2001 (надалі – Правила складання і подання заявки) саме заявник визначає суттєві ознаки, що визначають обсяг правової охорони корисної моделі.
Так, згідно п. 3.1 Правил складання і подання заявки, заявка на винахід повинна містити: заяву про видачу патенту України на винахід; опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.
Відповідно до п. 6.1. Правил складання і подання заявки, опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).
Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із зазначеним результатом (п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки).
Згідно з п.п. 7.1.1, 7.2 та 7.2.2. Правил складання і подання заявки, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів. Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.
Пунктом 7.3.2 Правил складання і подання заявки передбачено, що у незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.
При цьому, згідно п. 7.3.5. Правил складання і подання заявки, до залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.
Принагідно, якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять (п. 6.5.2.8. Правил розгляду заявки).
За таких обставин, виключно незалежний пункт формули корисної моделі за патентом України №101993 від 12.10.2015 визначає обсяг правової охорони спірної корисної моделі. А отже, порівнюючи ознаки корисної моделі за патентом України №101993 від 12.10.2015 з ознаками об`єктів, відомості про які виявлено в матеріалах справи і які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на корисну модель, судові експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. повинні були використовувати лише ті ознаки, які містяться у незалежному пункті формули корисної моделі. Однак в порушення зазначених вище норм права судові експерти безпідставно здійснювали порівняння сукупності ознак залежних та незалежних пунктів формули патенту України №101993 з ознаками лікарських засобів «Протекон» та «Остеаль» на підставі чого і встановили, що лікарські засоби «Протекон» та «Остеаль» не містять всю сукупність ознак корисної моделі за патентом України №101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» щодо залежних пунктів.
Зважаючи на встановлені обставини та беручи до уваги, що якщо корисну модель визнано не новою за незалежним пунктом, то не новою буде і сукупність ознак наведених з урахуванням залежних пунктів формули, оскільки кожне окреме виконання корисної моделі, визначене залежним пунктом, охоплюється узагальненим виконанням корисної моделі, визначеним у незалежному пункті, суд апеляційної інстанції погодився з місцевим господарським судом, визнавши обґрунтованим відхилення висновку експертів №073/19 від 22.05.2019р. та правомірним задоволення позовних вимог.
З повним текстом Постанови Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021р. у справі №910/11573/18 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97595979.
Адвокат Жулідова І.С.